Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie stellt den Schutz geistiger Eigentumsrechte immer wieder vor neue Herausforderungen. Nach der Blockchain und Kryptowerten rücken Non-Fungible Tokens (kurz: „NFTs„) und das Metaverse weiter in den Fokus der Geschäftswelt und werden so vermehrt Gegenstand rechtlicher Diskurse. Im Markenrecht stellen sich vor allem Fragen zum Schutz virtueller Waren und Dienstleistungen (im Folgenden „W/DL„) sowie neue Herausforderungen im Rahmen der Markenüberwachung und der Rechtedurchsetzung.
1. Kurz und knapp
Bei den nationalen Ämtern zeichnet sich derzeit ab, dass virtuelle Waren und NFTs zukünftig als digitale Inhalte oder Bilder in Klasse 9 und virtuelle Dienstleistungen in den Klassen 35 – 45 der Nizza-Klassifizierung explizit geschützt sein müssen, um vor einer unberechtigten Nutzung für virtuelle W/DL durch Dritte schützen zu können. Dennoch gibt es weiterhin Fragen zur hinreichend bestimmten Formulierung des Warenverzeichnisses in Klasse 9, die in einigen Jurisdiktionen wohl noch eine Zeit lang unbeantwortet bleiben werden.
Es entstehen außerdem neue Probleme für die Markenüberwachung und die Rechtedurchsetzung in der virtuellen Welt des Metaverse, da es nahezu vollständig außerhalb der bisherigen Schutz-, Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen existiert. Da erst seit kurzem erste Dienstleister die Überwachung von Blockchain-Domains anbieten und ein (internationales) Streitbeilegungsverfahren vergleichbar mit der Uniform Dispute Resolution Policy der ICANN für Domainstreitigkeiten nicht existiert, werden vorerst Verletzungsmeldungen beim Plattformbetreiber helfen müssen.
2. Was sind NFTs? Was ist das Metaverse?
Das mit der Bitcoin-Blockchain im Jahr 2008 vorgestellte Konzept der dezentralisierten Blockchain bereicherte den elektronischen Zahlungsverkehr bekanntermaßen um die sog. Kryptowerte. Die dezentralisierte Blockchain eignet sich aber für weit mehr als nur herkömmliche Kryptowerte: Sie beschreibt ganz allgemein ein autonomes „peer-to-peer“ Netzwerk für die automatisierte Zeitstempelung und Überprüfung von Transaktionen, ohne dass die Mitwirkung einer zentralen Überwachungsstelle erforderlich wird (vgl. Nitish Srivastava, “What Is Blockchain Technology, And How Does It Work”, veröffentlicht auf www.blockchain-council.org am 5. September 2022). Der Bitcoin-Blockchain folgten andere Blockchain-Technologien (z.B. die Ethereum-Blockchain im Jahre 2015), mit denen die Entwicklung von NFTs vorangetrieben wurde.
Bei NFTs handelt es sich ebenfalls um digitale Vermögenswerte, die – im Gegensatz zu den herkömmlichen Kryptowerten – aber nicht austauschbar (engl.: non-fungible) sind, das heißt nicht in geringen Bruchteilen (wie z.B. 0,01 Bitcoin), sondern nur in ihrer Gesamtheit übertragen werden können. Etabliert haben sich NFTs am Markt in Form digitaler Kunstwerke. Sie zeichnen sich – wie auch die herkömmlichen Kryptowerte – durch eine unvorhersehbare und teils absurde Wertentwicklung aus. Ein gutes Beispiel bildet der „Bored Ape Yacht Club“, dessen Werke zwischenzeitlich zu mehreren 100.000 US-Dollar gehandelt wurden. Mittlerweile beschäftigen sich aber nahezu sämtliche Industriezweige mit NFTs. In der Modeindustrie etwa werden unberechtigt angefertigte Abbildungen von Luxushandtaschen zu ähnlichen oder gar höheren Preisen gehandelt wie ihr Original, die Sportartikelhersteller Adidas und Nike veröffentlichen NFT-Kollektionen beliebter Schuhe und das Modeunternehmen Zara eine Kollektion mit identischen Artikeln für die reale Person und ihren Avatar in der virtuellen Welt. In der Sportindustrie wird die FIFA nach der erfolgreichen Vermarktung von NFT-Kollektionen durch Profi-Sportligen in den USA pünktlich zur Fußball Weltmeisterschaft 2022 eine eigene NFT-Plattform präsentieren.
Den derzeitigen Höhepunkt dieser Entwicklung bildet vermutlich das Metaverse, welches beschrieben werden kann als eine virtuelle (Parallel-) Welt, in die sich sämtliche Internetinhalte integrieren lassen und deren virtuelle Realität durch den Einsatz moderner Technologien (z.B. Augmented Reality, Virtual Reality, Datenhandschuhe, etc.) nahezu unbegrenzt erweitert werden kann. Kernstück dieser virtuellen Welt ist ebenfalls die Technologie der dezentralisierten Blockchain. Auf Metaverse-Plattformen (im Folgenden „Plattformen„) oder auf Online-Marktplätzen werden Vermögenswerte in Form von NFTs ausgestellt und mit Kryptowerten gehandelt und können dann auf den Plattformen nutzbar gemacht werden, etwa durch die Bekleidung eines Avatars mit virtueller Mode. Die Plattformen sind teils auf den unterschiedlichsten Blockchains angesiedelt, besitzen in der Regel ihre eigenen oder sogar mehrere Kryptowerte und bieten die verschiedensten Vermögenswerte in Form von NFTs an. Während beispielsweise auf den Plattformen Decentraland und Sandbox NFTs in Form virtueller Grundstücke im Vordergrund stehen, ist die Adoption eines virtuellen Haustieres Mittelpunkt der Plattform PK XD.
In dieser virtuellen Welt entsteht derzeit ein neuer Markt für virtuelle W/DL, neben der angesprochenen virtuellen Mode beispielsweise auch für den virtuellen Ausschank von Getränken und virtuelle Haarschnitte für Avatare. Aber auch herkömmliche W/DL werden hier virtuell beworben und vertrieben, wie beispielsweise die Automobile eines türkischen Ford-Vertragshändlers. Da jeder Nutzer gleichzeitig auch als Schöpfer in der virtuellen Welt auftritt, findet diese ihre Grenzen prinzipiell also nur in der Vorstellungskraft der Nutzer. Bei den Plattformbetreibern können zudem Namen registriert und Blockchain-Domains – die vollkommen unabhängig neben den durch die ICANN verwalteten Top Level Domains bestehen – gegen Zahlung einer Gebühr erstellt werden. Die Registrierung gilt dann aber auch ausschließlich nur für die konkrete Plattform dieses einen Plattformbetreibers. Dadurch erleben Phänomene wie das Domainsquatting eine Art zweiten Frühling: Bekannte Namen werden von unberechtigten Dritten beim Plattformbetreiber registriert und dem Rechteinhaber dann für ein Vielfaches zum Kauf angeboten, so beispielsweise der Name „Nike“, der zu einem Sofortkaufpreis von umgerechnet rund 450.000 US-Dollar auf den einschlägigen Marktplätzen angeboten wird.
3. Markenrechtliche Probleme
Während im Bereich des Urheberrechts mittlerweile Einigkeit darüber besteht, dass die Rechte des Urhebers auch die Reproduktion von Werken in Form von NFTs umfassen (die Einzelheiten hierzu sollen Gegenstand einer späteren Mandanteninformation sein), bestehen im Bereich des Markenrechts weiterhin einige Unklarheiten, insbesondere in Bezug auf den Schutz virtueller W/DL (3.1.) sowie die Markenüberwachung und die Rechtedurchsetzung bei Verletzungen in der virtuellen Welt (3.2.).
3.1. Schutz virtueller W/DL
Während sich die größeren nationalen Markenämter in Bezug auf virtuelle Dienstleistungen relativ schnell einig waren, dass bei entsprechender Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses (z.B. „providing virtual museum services via the internet“ ) eine Klassifizierung nach den herkömmlichen Grundsätzen in den Klassen 35 – 45 möglich ist, wurde für virtuelle Waren zeitweise diskutiert, ob sich der Schutz für konventionelle Waren nicht auch automatisch auf deren virtuelles Pendant erstrecken soll. So war beispielsweise längere Zeit nicht klar, ob die Unionsmarke „NIKE AIR“ mit Schutz für u.a. „Clothing, footwear, headgear;“ in Klasse 25 nicht automatisch Schutzwirkung für eine entsprechende NFT-Sneaker Kollektion entfaltet.
International ist man sich wohl mittlerweile einig, dass virtuelle Waren und NFTs grundsätzlich in Klasse 9 einzuordnen sind. Entsprechend soll die, am 1. Januar 2023 in Kraft tretende 12. Ausgabe der Nizza-Klassifizierung um die Bezeichnung „downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]“ in Klasse 9 ergänzt werden. Diese Klarheit über die Klassifizierung, führte etwa in China zu einem Anstieg der Neuanmeldungen mit NFT- und Metaverse-Bezug auf bislang über 200.000 im Jahr 2022 (Stand: 23. September 2022), während es nach dem Ende des ersten Quartals 2022 noch lediglich 16.000 Neuanmeldungen waren (so jedenfalls Joyce NG, in „IP offices grappling with metaverse-related marks, with Chinese examiners rejecting up to 80{51d09f1bc9ebf3b4e76ef695cea992536bb709910071ef94ca68a7cf3055a341} of applications“, World Trademark Review vom 23. September 2022).
Uneinigkeit besteht aber weiterhin bei der Formulierung des Warenverzeichnisses in Klasse 9. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat u.a. schon „Downloadable multimedia files containing artwork authenticated by non-fungible tokens [NFT]“ und teilweise sogar die allgemeine Bezeichnung „Non-fungible tokens [NFT]“ akzeptiert. Dem scheint bislang nur das zuständige Amt in Indien (Büro des Generalkontrolleurs für Patente, Designs und Marken; CGPDTM) vollends zuzustimmen. Aber auch das kanadische Amt für geistiges Eigentum (CIPO) akzeptiert derzeit noch die allgemeine Bezeichnung „nonfungible tokens (NFTs) for use in authenticating ownership of digital files“.
Die Tendenz bei anderen der größeren nationalen Ämter scheint jedoch in Richtung einer näheren Spezifizierung zu gehen. Das US Patent -und Markenamt (USPTO) etwa fordert die nähere Spezifizierung des Gegenstands, auf den sich das NFT bzw. auf die sich die virtuellen Waren beziehen, z.B. als
„downloadable image files containing [specification of subject matter or field, e.g. trading cards, artwork, memes, sneakers, etc.] authenticated by non-fungible tokens (NFTs)“.
Dem hat sich zuletzt auch das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) im Grundsatz angeschlossen. Es gab kürzlich bekannt, virtuelle Waren und NFTs als digitale Inhalte oder Bilder in Klasse 9 behandeln zu wollen (siehe EUIPO-Newsflash vom 23 Juni 2022). Das EUIPO ist aber ebenfalls der Ansicht, allgemeine Bezeichnungen wie „virtuelle Waren“ und „NFTs“ sei zu unbestimmt und müssten hinsichtlich des Inhalts spezifiziert werden, auf den sich die virtuellen Waren bzw. NFTs beziehen, also z.B.
„downloadable virtual goods, namely, [specification, e.g. virtual clothing]“.
Derart konkrete Bestrebungen sind bei anderen Markenämtern derzeit nicht ersichtlich, dürften aber angesichts gleichlautender Meldungen über eine steigende Zahl von Anmeldungen mit Bezug zu virtuellen W/DL und NFTs nicht lange auf sich warten lassen. In Ländern mit Subklassensystemen (wie z.B. in China) besteht dabei das große Problem, dass für virtuelle Waren und NFTs bislang keine eigene Subklasse geschaffen wurde. Die nationale Verwaltung für geistiges Eigentum in China (CNIPA) beispielsweise ordnet virtuelle Waren und NFTs derzeit noch in Subklasse 0901 („Computers and external devices“) ein. Das Erfordernis zur Nutzung von Standardbezeichnungen – die mangels eigener Subklasse eben noch nicht vorhanden sind – führte deshalb in China im Jahre 2022 zu einer Schutzversagung bei 70{51d09f1bc9ebf3b4e76ef695cea992536bb709910071ef94ca68a7cf3055a341}-80{51d09f1bc9ebf3b4e76ef695cea992536bb709910071ef94ca68a7cf3055a341} aller Neuanmeldungen mit NFT und Metaverse-Bezug durch den Erstprüfer verglichen mit einer Schutzversagungsquote von 40{51d09f1bc9ebf3b4e76ef695cea992536bb709910071ef94ca68a7cf3055a341}-50{51d09f1bc9ebf3b4e76ef695cea992536bb709910071ef94ca68a7cf3055a341} bei Neuanmeldungen mit Bezug zu konventionellen W/DL (so wiederum Joyce NG, a.a.o.).
3.2. Markenüberwachung und Rechtedurchsetzung
Da jede Metaverse-Plattform aufgrund der Blockchain von Natur aus dezentralisiert ist, helfen die konventionellen Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen in der virtuellen Welt nicht mehr weiter.
Im Rahmen der konventionellen Markenüberwachung erlangen Inhaber älterer Rechte im Zweifel erst überhaupt keine Kenntnis von etwaigen Verletzungen. Das liegt vor allem daran, dass bei der Registrierung von Namen auf einer Plattform keine Prüfung auf absolute Schutzhindernisse durch den Plattformbetreiber stattfindet und relative Schutzhindernisse mangels Veröffentlichung der Registrierung nicht von den Inhabern älterer Rechte geltend gemacht werden können. Auch im Übrigen findet keine Überwachung der rechtmäßigen Nutzung von Zeichen durch die Plattformbetreiber statt. Lösungen für dieses Problem gibt es bislang keine, weswegen die Überwachung auf Markenverletzungen im Metaverse durch Rechteinhaber ausschließlich in der Form investigativen Tätigwerdens stattfinden kann. Lediglich im Bereich der Blockchain-Domains werden seit kurzem die ersten Suchmaschinen und Überwachungsdienstleistungen angeboten.
Mangels Veröffentlichung etwaiger Registrierungen wird auch eine Rechtedurchsetzung auf offiziellem Wege nur noch schwer möglich sein, da die Identität von Verletzern nur mit Hilfe des Plattformbetreibers herauszufinden ist. Plattformbetreiber werden die Identität des Verletzers aber regelmäßig selbst nicht kennen oder zumindest im eigenen Interesse die Löschung des verletzenden Inhalts einer Bekanntgabe der Kontaktdaten oder gar der Sperrung des Verletzerkontos vorziehen. Außerdem existiert derzeit noch kein Mechanismus, dessen sich Rechteinhaber zur Durchsetzung ihrer Rechte in der virtuellen Welt bedienen könnten. Es wird aber bereits über die Schaffung eines internationalen Streitbeilegungsverfahrens für NFT und Metaverse Streitigkeiten – wohl vergleichbar mit der Uniform Dispute Resolution Policy der ICANN für Domainstreitigkeiten – diskutiert. Ob, wann und in welchem Umfang diese Richtlinie in Kraft treten wird, bleibt abzuwarten.
Bei der Markenüberwachung werden sich Rechteinhaber deshalb bisweilen auf investigative Tätigkeiten beschränken und Rechtsverletzungen wie in den sozialen Netzwerken durch Meldungen beim Plattformbetreiber (so z.B. explizit in Ziffer 17 der Decentraland Nutzungsbedingungen vorgesehen) zu unterbinden versuchen müssen.
4. Ausblick
Es kann nicht prognostiziert werden, ob es sich bei NFTs und dem Metaverse um Modeerscheinungen handelt oder sie sich nachhaltig etablieren. Die jüngsten Entwicklungen legen aber nahe, dass es sich zumindest nicht um lediglich vorübergehende Modeerscheinungen handelt. So wurden nach aufkommender Kritik an der benötigten Rechenleistung für das „Minen“ von Kryptowerten und das „Minten“ von NFTs kurzerhand nachhaltigere Blockchain-Lösungen vorgestellt, mit deren möglichen Anwendungsgebieten sich das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz schon seit über einem Jahr beschäftigt (s. BMUV Pressemitteilung Nr. 235/21 vom 15.09.2021). In den USA und der EU gibt es mittlerweile Pläne zur Einführung eigener Kryptowerte (sog. Public Stablecoins) und das arabische Emirat Dubai gab kürzlich sogar bekannt, im Rahmen seiner neuen Metaverse Strategie in den kommenden fünf Jahren rund vier Milliarden US Dollar investieren und 40.000 neue Arbeitsplätze in der virtuellen Welt schaffen zu wollen (siehe UAE Economic Bulletin Nr. 55 | Juli 2022).
Hinzu kommt, dass sich mit dem Metaverse der Kreis technologischer Entwicklungen des letzten Jahrhunderts (z.B. die Videospieleindustrie, das Internet, AR, VR, Datenhandschuhe, Blockchain, etc.) schließt und die in der Buch- (z.B. im Roman Snow Crash von Neal Stephenson aus dem Jahre 1992 oder Ready Player One von Ernest Cline aus dem Jahre 2012) und Filmindustrie (z.B. in Tron aus dem Jahre 1982, in der Matrix-Reihe aus dem Jahre 1999 oder zuletzt Free Guy aus dem Jahre 2021) lange vorgezeichneten Szenarien zur Realität werden könnten.
In der Fachliteratur ist man sich jedenfalls weitgehend einig, dass die Themen NFTs und Metaverse aus rechtlicher Sicht mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Von Beratern im Bereich des geistigen Eigentums wird daher grundsätzlich ein proaktiver Ansatz sowie eine praktische Auseinandersetzung mit diesen Themen gefordert. Das haben wir bei BestIP zum Anlass genommen, selbst ein Büro auf einer der derzeit populärsten Plattformen, dem Decentraland, zu eröffnen. Dort haben wir in den letzten Monaten ein virtuelles Grundstück gekauft, eine NFT-Galerie eröffnet und unseren Namen registrieren sowie eine Blockchain-Domain erstellen lassen. Selbstverständlich befinden sich dort auch unsere virtuellen Büros, in denen unser virtueller Berater, MisterD33ds (gesprochen: Mister Deeds), künftig regelmäßig anwesend sein wird.
Sie können uns dort ab sofort– mit jedem Desktop-Gerät und ohne vorherige Registrierung – unter folgendem Link besuchen:
https://play.decentraland.org/?position=92,-129.
Eine Einladung zur offiziellen Eröffnungsfeier nebst kleiner Benutzungsanleitung werden wir unseren Mandantinnen und Mandanten sowie Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich in nächster Zeit zukommen lassen.
5. Unsere Empfehlung
Grundsätzlich empfehlen wir jedem Unternehmen, sich einmal näher mit den Themen NFTs und Metaverse auseinanderzusetzen. Jedes Unternehmen sollte sich unabhängig von Wirtschaftszweig oder Größe die Frage stellen, ob der Einstieg in die virtuelle Welt zukünftig eine Rolle für die geschäftliche Tätigkeit des Unternehmens spielen könnte, sei es durch das Angebot virtueller W/DL in der virtuellen Welt oder durch die Erstellung, den Handel oder die Ausstellung von NFTs.
Sollte der Einstieg in die virtuelle Welt für Ihr Unternehmen tatsächlich eine Option für die Zukunft sein, empfehlen wir dringend, das bestehende Markenportfolio durch Neuanmeldungen auf virtuelle W/DL zu erweitern. Nur so kann vergleichsweise sicher verhindert werden, dass andere Unternehmen zwischenzeitlich die Nutzung aufnehmen und ggf. stärkere Schutzrechte erlangen, etwa durch Eröffnung eines virtuellen Unternehmens unter Ihrem Namen mit dem Angebot identischer W/DL unter Ihren Marken in der virtuellen Welt. Durch die Nutzungsschonfrist, die in den meisten Jurisdiktionen (z.B. in Deutschland und in der EU) gesetzlich normiert ist, genügt es, wenn eine tatsächliche Nutzungsaufnahme für die, durch die Neuanmeldung geschützten W/DL innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Anmeldetag erfolgt. Inwieweit aus Ihren bisher schon bestehenden Marken- und Namensrechten gegen die Verwendung identischer oder ähnlicher Marken im Metaverse vorgegangen werden kann, ist weitgehend unklar und wird der zukünftigen Rechtsprechung überlassen bleiben.
Bei der Markenüberwachung und Rechtedurchsetzung in der virtuellen Welt empfehlen wir, Augen und Ohren offen zu halten und etwaige Verletzungen zeitnah zu verfolgen.
In jedem Fall aber sollten NFTs und das Metaverse trotz aller Herausforderungen eher als Gelegenheit, denn als Hindernis betrachtet werden!
In beiden Bereichen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne – vor allem auch mit unserer Erfahrung im Bereich der Social-Media- und E-Commerce-Takedowns – beratend zur Seite. Bei Interesse, ob geschützte Zeichen Ihres Unternehmens vielleicht sogar schon Gegenstand von Verletzungen auf Metaverse-Plattformen waren, können Sie uns natürlich gerne jederzeit kontaktieren.
Wir freuen uns auf Sie!
